Sąd Najwyższy Zjednoczonego Królestwa wyrokiem z dnia 15 maja 2024 r. [sygn. sprawy: (2024) UKSC 17] potwierdził zasadę odpowiedzialności członków zarządu w sposób solidarny z reprezentowaną przez siebie spółką za naruszenie bezwzględnych podmiotowych praw własności intelektualnej tylko i wyłącznie w sytuacji, gdy członek zarządu posiadał wiedzę na temat istotnych faktów i okoliczności świadczących o tym, że działanie reprezentowanego podmiotu należy uznać za bezprawne. Należy podkreślić, że członek zarządu, zgodnie z orzeczeniem Sądu Najwyższego Zjednoczonego Królestwa, ponosi solidarną odpowiedzialność tylko do wysokości bezpośrednio uzyskanych przez niego korzyści z naruszenia prawa wyłącznego dokonanego przez reprezentowany podmiot.

W rozpatrywanej przez Sąd Najwyższy Zjednoczonego Królestwa sprawie powód dochodził roszczeń z tytułu naruszenia do znaków towarowych zawierających elementy słowne „BEVERLY HILLS POLO CLUB” w konstrukcji oraz przeznaczonych do oznaczania odzieży. Pozwana spółka natomiast oferowała i sprzedawała odzież oznaczaną znakiem „SANTA MONICA POLO CLUB”.

W wyniku przeprowadzonego postępowania cywilnego stwierdzono, że strona pozwana, konkretnie spółka kapitałowa utworzona na podstawie prawa brytyjskiego, dokonała naruszeń praw wyłącznych strony powodowej. Dodatkowo rozstrzygnięto, że członkowie zarządu pozwanej spółki ponoszą osobistą odpowiedzialność za działania reprezentowanego przez siebie podmiotu. W tym zakresie wskazano, że nawet jeżeli członkowie zarządu pozwanej spółki nie mieli wiedzy, że sprzedaż odzieży oznaczanej znakiem „SANTA MONICA POLO CLUB” stanowi naruszenie praw wyłącznych osoby trzeciej, ich odpowiedzialność osobista wynika z faktu reprezentowania oraz prowadzenia spraw spółki dokonującej naruszenia, konkretnie poprzez podejmowanie w jej imieniu decyzji skutkujących naruszeniem praw. Wysokość odpowiedzialności osobistej członków zarządu została ustalona na kwotę bezpośrednio uzyskanych przez nich korzyści wynikających z naruszenia, nie odpowiadali oni natomiast za korzyści uzyskane przez pozwaną spółkę. Od zapadłego rozstrzygnięcia wniesiono środek zaskarżenia do Sądu Najwyższego Zjednoczonego Królestwa.

W cytowanym orzeczeniu, Sąd Najwyższy Zjednoczonego Królestwa rozstrzygnął, że jakakolwiek osoba fizyczna, zatem nie tylko członek zarządu spółki, reprezentująca podmiot odpowiedzialny za naruszenie praw wyłącznych lub świadomie uczestnicząca w działaniach prowadzących do naruszenia ponosi odpowiedzialność osobistą, niezależnie od odpowiedzialności naruszyciela – przykładowo reprezentowanej spółki, tylko i wyłącznie w sytuacji, gdy miała ona wiedzę, że działania bezpośredniego naruszyciela były bezprawne. Konsekwencja tego poglądu jest doniosła dla powoda, bowiem, zgodnie z przedstawionym wyrokiem Sądu Najwyższego Zjednoczonego Królestwa, podstawą odpowiedzialności odszkodowawczej członka zarządu lub innego podmiotu reprezentującego i prowadzącego sprawy naruszyciela jest udowodnienie, że miał on świadomość istnienia wszystkich ustawowych przesłanek naruszenie prawa wyłącznego. Innymi słowy, członek zarządu będzie odpowiadał osobiście, niezależnie od bezpośredniego naruszyciela, za działania reprezentowanej przez siebie spółki tylko i wyłącznie, kiedy wykaże się, że wiedział on o istnieniu wcześniejszych praw oraz zdawał on sobie sprawę, że działania podejmowane przez reprezentowany przez niego podmiot wkraczają w monopol prawny osoby trzeciej. Należy stanowczo podkreślić, że brak należytej staranności członka zarządu w podejmowaniu działań w imieniu reprezentowanego podmiotu również uważany jest za podstawę odpowiedzialności odszkodowawczej za dokonane naruszenie.

Według Sądu Najwyższego Zjednoczonego Królestwa uzasadnia swoje rozstrzygnięcie twierdzeniem, że brak jest podstaw uzasadniających odpowiedzialność podmiotu reprezentującego naruszyciela, w szczególności członka zarządu, w sytuacji, gdy działał on w dobrej wierze oraz uzasadnionym przekonaniu, że czynności podejmowane przez reprezentowaną spółkę nie naruszają praw oraz interesów osób trzecich.

Cytowany wyrok ma doniosłe znaczenie dla reprezentantów osób prawnych prowadzących lub zamierzających podjąć działalność gospodarczą na terytorium Zjednoczonego Królestwa, bowiem zgodnie z przedstawionym wyżej rozstrzygnięciem, znaczącą podwyższono wymogi ich odpowiedzialności osobistej za działania podjęte przez reprezentowane przez nich podmioty. Celem pociągnięcia ich do odpowiedzialności powód zobligowany będzie do udowodnienia, że mieli oni nie tylko świadomość istnienia wcześniejszych praw wyłącznych, ale również, że działania reprezentowanych przez nich podmiotów naruszały prawa wyłączne. Wykazanie wszystkich wskazanych okoliczności może okazać się bardzo trudne dla powoda.

Autor:  adw. Andrzej Przytuła  oraz r.pr. Karol Majkowski – Kancelaria KONDRAT i Partnerzy, biuro@kondrat.pl